UNIONE EUROPEA: GIURISPRUDENZA

La prima vendita fuori dallo SEE non esaurisce i diritti di marchio: conclusioni nelle cause riunite Davidoff-Levi Strauss

Le norme comunitarie che prevedono l’esaurimento dei diritti di marchio all’interno dell’Unione europea sono state interpretate dalla Corte di Giustizia europea già in diverse sentenze (le più note riguardano i casi Silhouette e Sebago), secondo le quali tali norme non possono essere applicate nel caso di prodotti oggetto di “importazione parallela” da paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). Le conclusioni dell’Avvocato Generale nelle cause riunite C-414/99, C-415/99 e C-416/99, presentate il 5 aprile 2001, confermano ancora una volta tale costante orientamento della Corte.

Zino Davidoff e Levi Strauss erano ricorse in giudizio rispettivamente contro A&G Imports e Tesco e Costco, le quali avevano rivenduto all’interno dello SEE prodotti con i marchi delle attrici acquistati al di fuori dello SEE dopo aver cancellato i codici di numerazione di parte dei prodotti.

La Corte di Giustizia era stata chiamata ad interpretare l’Articolo 7 della Direttiva 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, che impedisce al titolare del marchio di invocare diritti esclusivi quando i prodotti recanti il marchio siano stati già immessi in commercio all’interno dello SEE dal titolare stesso o con il suo consenso. Tale norma non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti. Alla Corte era stato chiesto in particolare di chiarire in tale ambito i concetti di “consenso” e “motivo legittimo”.

Nelle sue conclusioni, l’Avvocato Generale fa riferimento alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale lo scopo dell’esaurimento dei diritti di marchio all’interno dello SEE è quello di impedire che l’invocazione di tali diritti possa ostacolare il commercio fra paesi membri dello SEE. Nel caso di importazioni parallele da paesi esterni allo SEE, però, l’esercizio del diritto esclusivo non contrasta con il principio di libera circolazione delle merci. Ne consegue che la commercializzazione fuori dallo SEE non esaurisce i diritti del titolare del marchio all’interno dello SEE.

Per quanto riguarda l’interpretazione del concetto di “consenso” ai sensi dell’Art. 7 della Direttiva, secondo l’Avvocato Generale questo si riferisce alla possibilità da parte del titolare di marchio di controllare la prima vendita all’interno dello SEE. Se tale prima commercializzazione avviene fuori dello SEE, il titolare del marchio mantiene il diritto di controllare la prima vendita dei prodotti all’interno dello SEE. Spetta ai tribunali nazionali determinare se al momento della prima vendita il titolare del marchio abbia rinunciato al proprio diritto di controllo sulla distribuzione iniziale all’interno dello SEE. In ogni caso, l’Articolo 7.1 della Direttiva osta alle norme nazionali che costituiscano una presunzione generale di rinuncia a tale diritto.

Per quanto riguarda i motivi legittimi che possono giustificare l’opposizione da parte del titolare di marchio alla ulteriore commercializzazione dei prodotti dopo la prima distribuzione all’interno dello SEE, tali motivi comprendono qualsiasi azione di terzi che comprometta gravemente il valore, l’attrattiva o l’immagine del marchio o dei prodotti recanti il marchio, ma non comprendono azioni o circostanze che non toccano i diritti costituenti la materia specifica e la funzione essenziale dei diritti di marchio.

21 aprile 2001