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Opposizione alla registrazione dei marchi, come funzionerà la procedura

ITALIA – NUOVE NORME

A partire da luglio 2011 sarà finalmente possibile anche in Italia agire in via amministrativa per impedire a un terzo di registrare un marchio in conflitto con un marchio o diritto precedente; sono già noti i dettagli su come si svolgerà la procedura, a quali costi e in che tempi.

Da luglio 2011 sarà possibile anche in Italia opporsi alla registrazione di un marchio in conflitto con un proprio marchio o diritto precedente. L’atteso decreto del Ministro dello Sviluppo Economico è già stato firmato e attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L’opposizione è una procedura amministrativa che si svolge i fronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e, ove si concluda positivamente, comporta il rifiuto della registrazione del marchio contro cui l’opposizione è stata proposta.

Le fasi principali della procedura stessa si svolgeranno come segue.

Marchi contro cui potrà essere presentata opposizione

a) Domande di marchio italiane depositate a partire dal 1° maggio 2011, presumibilmente pubblicate a partire dal mese di luglio 2011.

b) Registrazioni internazionali di marchio designanti l’Italia a partire da quelle pubblicate nella Gazzetta WIPO a luglio 2011.

Termine per il deposito dell’opposizione

Tre mesi dalla pubblicazione delle domande italiane oppure dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione delle registrazioni internazionali.

Motivi sui quali basare l’opposizione

• Essere titolari di una precedente domanda o registrazione italiana o comunitaria, oppure di una registrazione internazionale che designi l’Italia o l’Unione Europea per un marchio che risulti:

a) identico al marchio oggetto della domanda che si vuole opporre se questa rivendica prodotti o servizi identici, o

b) identico o simile al marchio oggetto della domanda che si vuole opporre e relativa a prodotti o servizi identici o simili quando ciò possa determinare un rischio di confusione/associazione per il pubblico.

• Essere titolari del diritto all’immagine se il marchio della domanda che si vuole opporre consiste in un ritratto che riproduce tale immagine.

• Essere titolari del diritto al nome se esso è incluso nel marchio oggetto della domanda che si vuole opporre e il suo uso può ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto a tale nome.

• Avere diritto al nome di persona, ad un segno usato in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, alla denominazione e sigla di manifestazioni o eventi o di associazioni non-profit come pure ai loro emblemi, se essi sono notori, quando siano contenuti nel marchio oggetto della domanda che si vuole opporre.

Indipendentemente dalla procedura di opposizione, la nullità di un marchio successivo tramite azione giudiziaria può essere sempre richiesta sulla base degli stessi motivi ma anche di ulteriori diritti anteriori inclusi i diritti acquisiti con l’utilizzo di fatto di segni uguali o simili.

Procedura di opposizione

Una volta presentata l’opposizione, le parti in conflitto hanno un periodo minimo di due mesi, che può essere esteso fino ad un anno, per trattare un‘eventuale composizione del conflitto.

Il terzo che ha depositato una domanda di marchio può richiedere la prova dell’uso del marchio anteriore sul quale è fondata l’opposizione se quest’ultimo è registrato da oltre cinque anni. Se l’uso per prodotti o servizi uguali o simili non è dimostrato, l’opposizione viene respinta e la domanda di marchio procede per la registrazione.

La parte soccombente nella procedura di opposizione può essere condannata a rimborsare le spese di rappresentanza entro un limite di 300 Euro e altresì, nel caso del richiedente, i diritti di opposizione che ammontano a 250 Euro.

Le decisioni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi possono essere appellate alla Commissione dei Ricorsi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione.

Sorveglianza

È evidente l’importanza di sorvegliare le nuove domande pubblicate per stabilire se tra i marchi oggetto delle domande stesse ve ne siano alcune in conflitto con propri diritti anteriori. La Società Italiana Brevetti è a Vostra disposizione per stabilire la convenienza di attivare un apposito servizio di sorveglianza i cui costi possono essere mantenuti a livelli decisamente bassi.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a contattarci.

20 maggio 2011